Une marque européenne de vêtements de plein air a récemment découvert un logo presque identique cousu sur des vestes qui se vendaient activement sur trois marchés chinois, avec une usine du Fujian expédiant des conteneurs des mêmes produits vers l'Europe de l'Est. Le premier réflexe du fondateur a été de poursuivre en justice. Ce n’était probablement pas le bon premier réflexe – non pas parce qu’il n’existe pas de recours en justice, mais parce que cela aurait été le plus lent et le plus coûteux des quatre outils actuellement proposés.
Les propriétaires de marques étrangères arrivent souvent à faire respecter la propriété intellectuelle en Chine avec un modèle mental binaire : soit envoyer une cessation et s'abstenir, soit intenter une action en justice. La réalité est multiple. La Chine offre une voie administrative parallèle, un système judiciaire spécialisé en pleine maturité, un régime d’enregistrement douanier qui intercepte les marchandises à la frontière et des mécanismes de retrait de plateformes de plus en plus réactifs. Chacun est adapté à un modèle de faits différent. Pour bien choisir, il faut comprendre ce que chaque itinéraire peut et ne peut pas apporter.
Les quatre leviers d'application
Avant de discuter du coût ou du calendrier, il est utile de voir clairement le menu.
- Plainte administrative. Déposée auprès de l'administration locale de régulation du marché (AMR) pour les questions de marques et de concurrence déloyale, ou auprès de l'administration de la propriété intellectuelle compétente pour les brevets. L'autorité peut perquisitionner dans les locaux, saisir les marchandises contrefaites et imposer des amendes. Il ne peut pas vous accorder de dommages et intérêts. Utile lorsque vous souhaitez que la violation soit stoppée rapidement et que les preuves soient préservées.
- Contentieux civil. Introduit dans l'un des tribunaux spécialisés en propriété intellectuelle (Pékin, Shanghai, Guangzhou) ou dans des tribunaux désignés en matière de propriété intellectuelle parmi les tribunaux intermédiaires. C’est là que vivent les dommages-intérêts, les injonctions et les précédents. Plus lent, plus coûteux, mais c’est la seule voie vers la récupération monétaire et la plus stratégiquement utile pour les récidivistes.
- Enregistrement douanier. Un enregistrement préventif auprès de l'Administration générale des douanes qui permet aux agents de retenir les marchandises suspectées de contrefaçon à l'exportation (et à l'importation). Bon marché, durable et largement sous-utilisé par les marques étrangères.
- Retraits de plateformes. Procédures de notification et de retrait sur Taobao, JD, Pinduoduo, Douyin, 1688 et les autres. Rapide et gratuit, mais un jeu de taupe sans stratégie sous-jacente.
Un programme d’application sérieux combine généralement au moins trois de ces éléments, délibérément séquencés.
Plaintes administratives : rapides, directes et utiles
La route administrative est la caractéristique la plus distinctive de la Chine. Une plainte bien documentée auprès de l'AMR locale peut, dans des circonstances favorables, conduire à une perquisition en quelques semaines plutôt qu'en quelques mois. L'autorité inspectera, saisira et, en cas de violation, infligera une amende au contrevenant et ordonnera la destruction des marchandises.
Cet itinéraire vous offre de la vitesse et des perturbations. Ce qu'il ne vous donne pas, c'est de l'argent. Les sanctions administratives incombent à l'État et non au titulaire des droits. Il est donc préférable de le déployer lorsque la priorité commerciale est d'arrêter une chaîne de production ou d'évacuer des marchandises d'un marché avant une saison de vente clé, ou de rassembler des preuves qui étayeront des procédures civiles ultérieures.
Les coûts sont modestes par rapport aux normes internationales. Les honoraires des avocats locaux pour préparer et déposer une plainte, mener une enquête préalable à la plainte et assister au raid s'élèvent généralement à cinq chiffres en RMB pour une affaire simple. Les délais entre le dépôt du dossier et l'action varient considérablement selon la ville et selon le vent politique autour d'une campagne de propriété intellectuelle particulière, mais il est raisonnable de s'attendre à des semaines plutôt qu'à des trimestres lorsque les preuves sont claires.
Contentieux civil : plus lent, plus précis, plus stratégique
Si la répression administrative est un marteau, le contentieux est un scalpel. Le tribunal de la propriété intellectuelle de Pékin, ainsi que ses homologues de Shanghai et de Guangzhou, ont passé une décennie à développer une véritable compétence technique. Les jugements sont motivés, les justiciables étrangers ne sont pas systématiquement désavantagés et les dommages-intérêts – historiquement modestes – ont sensiblement augmenté dans les affaires bien préparées, en particulier lorsque des dommages-intérêts punitifs sont plaidés pour violation délibérée.
Attentes réalistes en matière de litiges en matière de brevets en Chine :- Délai en première instance : environ 12 à 18 mois entre le dépôt et le jugement devant un tribunal spécialisé, plus long pour les dossiers de brevets techniquement complexes nécessitant une expertise.
- Appel : les appels en matière de brevets sont désormais examinés par le Tribunal de la propriété intellectuelle de la Cour populaire suprême, ce qui ajoute environ 12 mois supplémentaires.
- Coûts : les honoraires d'avocat pour une affaire de brevet d'invention contestée en première instance s'élèvent généralement à six chiffres du RMB et plus, en fonction de la complexité technique, du travail de préservation des preuves et du déclenchement ou non d'une procédure d'invalidation parallèle devant la CNIPA.
- Dommages : toujours généralement calibrés sur un préjudice prouvable ou un profit du contrevenant, avec des dommages-intérêts légaux comme solution de repli. Les tribunaux sont de plus en plus enclins à tirer des conclusions défavorables lorsque les défendeurs refusent de produire des documents financiers.
Les litiges en matière de marques sont généralement moins chers et plus rapides que les litiges en matière de brevets, mais les principes sont les mêmes : la préservation des preuves compte plus que la rhétorique, et une théorie cohérente des dommages bat à chaque fois un grand nombre rond.
Enregistrement douanier : l'assurance la moins chère que vous n'achetez pas
Si vos produits sont fabriqués en Chine et exportés dans le monde entier, l’enregistrement de vos marques et brevets auprès des douanes chinoises est l’étape la plus efficace disponible. L’enregistrement est peu coûteux – les frais administratifs et les frais d’avocat s’élèvent généralement à cinq chiffres en RMB – et reste en vigueur pendant dix ans.
Une fois enregistrées, les agents des douanes peuvent retenir de manière proactive les expéditions suspectes. Vous recevez une notification, déposez une caution et décidez de poursuivre ou non. Pour les marques dont les principaux dommages proviennent de l’exportation sur le marché gris plutôt que de la vente sur le marché intérieur, cette seule étape fait souvent plus de travail que n’importe quel nombre de retraits du marché.
Attention pratique : l’enregistrement ne fonctionne que si vous répondez rapidement aux avis de détention. Les marques qui enregistrent puis ignorent les notifications douanières se retrouvent rapidement déclassées.
Séquençage : à quoi ressemble un programme sensé
Les marques qui se défendent avec succès en Chine ont tendance à suivre un modèle reconnaissable :
- Déposer les marques de manière défensive dans les classes et sous-classes pertinentes avant le début de toute application. Sans inscription dans la bonne classe, le reste de la boîte à outils est largement inopérant.
- Enregistrer les marques clés et les brevets auprès des douanes comme mesure de base.
- Utilisez les retraits de la plateforme pour les annonces en ligne visibles, mais suivez les récidivistes plutôt que de traiter chaque annonce comme isolée.
- Déployer des plaintes administratives contre les contrevenants au niveau de la fabrication ou de l'entrepôt lorsque la rapidité compte.
- Réservez les litiges civils aux cas où vous avez besoin de dommages-intérêts, d'une injonction ayant valeur de précédent ou d'un message public au marché.
L’erreur que commettent la plupart des marques étrangères est de commencer par intenter un procès contre un vendeur en aval et de découvrir, deux ans plus tard, que l’usine en amont a simplement changé de nom. L’erreur inverse consiste à s’appuyer uniquement sur les retraits et à voir les mêmes produits réapparaître sous de nouveaux noms de magasins tous les quinze jours.
Une note de clôture
L’application des droits de propriété intellectuelle en Chine n’est plus une question de savoir si le système fonctionne – c’est le cas, de manière inégale mais sérieuse – mais de savoir si le détenteur des droits utilise le bon instrument pour résoudre le bon problème. Le coût d’un programme cohérent est nettement inférieur à celui d’un simple procès transatlantique, et les avantages stratégiques sont considérablement plus élevés.
Pour les marques et les avocats qui souhaitent élaborer une stratégie d'application avec des avocats de RPC et de Hong Kong inscrits au barreau, le service Chinese Lawyer de Serene Jade associe les entreprises étrangères aux spécialistes appropriés pour le travail en matière de marques, de brevets et de douanes en Chine.
##FAQ
Q : Nous ne fabriquons pas en Chine, mais nos produits y sont largement contrefaits. L'enregistrement douanier en vaut-il encore la peine ? R : Oui, car les douanes chinoises arrêtent à la fois les exportations et les importations. Si les contrefaçons quittent la Chine pour votre marché intérieur, l'enregistrement est l'une des rares mesures permettant d'intercepter les marchandises avant qu'elles n'atteignent vos clients.
Q : Pouvons-nous lancer en parallèle une plainte administrative et une action civile sur les mêmes faits ? R : Généralement oui, et c’est souvent tactiquement judicieux. Les preuves saisies dans le cadre de l'action administrative peuvent étayer la poursuite civile, même si vous devez coordonner soigneusement la séquence avec le conseil local pour éviter les conflits de procédure.Q : Nous avons gagné devant le tribunal de la propriété intellectuelle de Pékin. Dans quelle mesure la collecte contre un petit contrevenant est-elle réaliste ? R : La collecte est la partie des litiges chinois que les détenteurs de droits étrangers sous-estiment le plus souvent. L’exécution des jugements contre les défendeurs disposant de peu d’actifs est véritablement difficile ; la valeur stratégique d’un jugement irréprochable réside souvent davantage dans la dissuasion d’autres contrevenants et dans le soutien au retrait des plateformes que dans le recouvrement des espèces.