Un marchio europeo di outdoor ha recentemente scoperto un logo quasi identico cucito su giacche che vendono rapidamente su tre mercati cinesi, con una fabbrica nel Fujian che spedisce container degli stessi prodotti verso l’Europa orientale. Il primo istinto del fondatore è stato quello di fare causa. Probabilmente questo è stato il primo istinto sbagliato, non perché il contenzioso non sia disponibile, ma perché sarebbe stato il più lento e il più costoso dei quattro strumenti attualmente sul tavolo.
I proprietari di marchi stranieri spesso arrivano all'applicazione della proprietà intellettuale in Cina con un modello mentale binario: inviare un cessate-e-desistere o intentare una causa. La realtà è stratificata. La Cina offre un percorso amministrativo parallelo, un sistema giudiziario specializzato in maturazione, un regime di registrazione doganale che intercetta le merci alla frontiera e meccanismi di rimozione delle piattaforme sempre più reattivi. Ciascuno è adatto a un modello di fatto diverso. Per scegliere bene è necessario comprendere ciò che ciascun percorso può e non può offrire.
Le quattro leve di applicazione
Prima di discutere di costi o tempistiche, è utile vedere chiaramente il menu.
- Reclamo amministrativo. Presentato presso l'Amministrazione locale per la regolamentazione del mercato (AMR) per questioni relative a marchi e concorrenza sleale, o presso l'amministrazione IP competente per brevetti. L'autorità può fare irruzione nei locali, sequestrare beni contraffatti e imporre multe. Non può assegnarti un risarcimento danni. Utile quando si desidera che la violazione venga interrotta rapidamente e che le prove siano conservate.
- Contenzioso civile. Portato in uno dei tribunali specializzati in proprietà intellettuale (Pechino, Shanghai, Guangzhou) o in tribunali IP designati tra tribunali intermedi. È qui che vivono i danni, le ingiunzioni e i precedenti. Più lenta, più costosa, ma è l’unica via per il recupero monetario e la più strategicamente utile per i recidivi.
- Registrazione doganale. Una registrazione preventiva presso l'Amministrazione generale delle dogane che consente agli agenti di trattenere merci sospettate di contraffazione durante l'esportazione (e l'importazione). Economico, durevole e gravemente sottoutilizzato dai marchi stranieri.
- Rimozioni di piattaforme. Procedure di notifica e rimozione su Taobao, JD, Pinduoduo, Douyin, 1688 e gli altri. Veloce e gratuito, ma un gioco di "colpisci la talpa" senza una strategia di fondo.
Un programma di applicazione serio di solito combina almeno tre di questi, sequenziati deliberatamente.
Reclami amministrativi: veloci, schietti, utili
Il percorso amministrativo è la caratteristica più distintiva della Cina. Una denuncia ben documentata all’AMR locale può, in circostanze favorevoli, portare a un’irruzione nel giro di settimane anziché di mesi. L'autorità ispezionerà, sequestrerà e, qualora venga riscontrata una violazione, multerà il contraffattore e ordinerà la distruzione delle merci.
Ciò che ti offre questo percorso è velocità e interruzioni. Ciò che non ti dà sono i soldi. Le sanzioni amministrative ricadono sullo Stato e non sul titolare dei diritti. È quindi meglio utilizzato quando la priorità commerciale è chiudere una linea di produzione o eliminare le merci da un mercato prima di una stagione di vendite chiave, o raccogliere prove a supporto di successivi procedimenti civili.
I costi sono modesti rispetto agli standard internazionali. Le spese legali locali per la preparazione e la presentazione di un reclamo, lo svolgimento delle indagini pre-reclamo e la partecipazione all'irruzione in genere ammontano a cinque cifre medio-basse in RMB per una questione semplice. I tempi dalla presentazione all’azione variano considerevolmente a seconda della città e del vento politico attorno a una particolare campagna IP, ma settimane piuttosto che trimestri sono un’aspettativa ragionevole quando le prove sono chiare.
Contenzioso civile: più lento, più acuto, più strategico
Se l’applicazione amministrativa è un martello, il contenzioso è un bisturi. Il Tribunale IP di Pechino, insieme ai suoi omologhi di Shanghai e Guangzhou, ha dedicato un decennio allo sviluppo di una reale competenza tecnica. Le sentenze sono motivate, le parti in causa straniere non sono sistematicamente svantaggiate e i risarcimenti per danni – storicamente modesti – sono aumentati sostanzialmente in cause ben preparate, in particolare laddove vengono invocati danni punitivi per violazione intenzionale.
Aspettative realistiche per le controversie sui brevetti in Cina:- Cronologia di primo grado: circa 12-18 mesi dal deposito alla sentenza in un tribunale specializzato, più tempo per casi di brevetti tecnicamente complessi che richiedono una valutazione di esperti.
- Ricorso: i ricorsi sui brevetti vengono ora sottoposti al Tribunale IP della Corte Suprema del Popolo, aggiungendo altri 12 mesi circa.
- Costi: gli onorari legali per una questione relativa a un brevetto di invenzione contestato in prima istanza ammontano comunemente a sei cifre RMB e oltre, a seconda della complessità tecnica, del lavoro di conservazione delle prove e dell'eventuale avvio di procedimenti paralleli di invalidazione dinanzi al CNIPA.
- Danni: ancora generalmente calibrati sul danno dimostrabile o sul profitto del contraffattore, con i danni legali come alternativa. I tribunali sono sempre più disposti a trarre conclusioni negative laddove gli imputati si rifiutano di produrre documenti finanziari.
Il contenzioso sui marchi è generalmente più economico e più veloce del contenzioso sui brevetti, ma i principi sono gli stessi: la conservazione delle prove conta più della retorica, e una teoria coerente dei danni batte ogni volta un gran numero tondo.
Registrazione doganale: l'assicurazione più economica che non acquisti
Se i tuoi beni sono fabbricati in Cina ed esportati in tutto il mondo, registrare i tuoi marchi e brevetti presso la dogana cinese è il passaggio con la massima leva disponibile. La registrazione è poco costosa (le spese amministrative e i costi legali insieme in genere ammontano a RMB a cinque cifre) e rimane in vigore per dieci anni.
Una volta registrate, i funzionari doganali possono trattenere in modo proattivo le spedizioni sospette. Ricevi una notifica, pubblichi una cauzione e decidi se proseguire. Per i marchi il cui danno principale deriva dall’esportazione nel mercato grigio piuttosto che dalla vendita sul mercato interno, questo singolo passo spesso fa più lavoro di qualsiasi numero di eliminazioni dal mercato.
L'avvertenza pratica: la registrazione funziona solo se si risponde tempestivamente agli avvisi di fermo. I marchi che registrano e poi ignorano le notifiche doganali si ritrovano rapidamente senza priorità.
Sequenziamento: come si presenta un programma sensato
I marchi che si difendono con successo in Cina tendono a seguire uno schema riconoscibile:
- Depositare i marchi in modo difensivo nelle classi e sottoclassi pertinenti prima che inizi qualsiasi applicazione. Senza la registrazione nella classe giusta, il resto del toolkit è in gran parte inoperante.
- Registrare marchi e brevetti chiave presso la dogana come misura di base.
- Utilizza le procedure di rimozione dalla piattaforma per le inserzioni online visibili, ma monitora i recidivi invece di considerare ogni inserzione come isolata.
- Presentare reclami amministrativi contro i trasgressori a livello di produzione o di magazzino laddove la velocità è importante.
- Riservare il contenzioso civile ai casi in cui sono necessari danni, un'ingiunzione con valore precedente o un messaggio pubblico al mercato.
L’errore commesso dalla maggior parte dei marchi stranieri è iniziare un contenzioso contro un venditore a valle e scoprire, due anni dopo, che la fabbrica a monte ha semplicemente cambiato marchio. L’errore nella direzione opposta è quello di affidarsi esclusivamente allo smantellamento e guardare gli stessi prodotti riapparire con nuovi nomi di negozi ogni quindici giorni.
Una nota di chiusura
L’applicazione della proprietà intellettuale in Cina non è più una questione se il sistema funziona – funziona, in modo non uniforme ma serio – ma se il titolare dei diritti sta utilizzando lo strumento giusto per il problema giusto. Il costo di un programma coerente è significativamente inferiore al costo di una singola causa transatlantica, e il vantaggio strategico notevolmente più elevato.
Per i marchi e i consulenti legali che desiderano definire una strategia di applicazione della legge con avvocati della RPC e di Hong Kong ammessi agli avvocati, il servizio Chinese Lawyer di Serene Jade abbina le aziende estere con i giusti specialisti per marchi, brevetti e attività doganali all'interno della Cina.
Domande frequenti
D: Non produciamo in Cina, ma lì i nostri prodotti sono ampiamente contraffatti. Vale ancora la pena effettuare la registrazione doganale? R: Sì, perché la dogana cinese blocca sia le esportazioni che le importazioni. Se i prodotti contraffatti lasciano la Cina per raggiungere il vostro mercato interno, la registrazione è una delle poche misure che intercettano le merci prima che raggiungano i vostri clienti.
D: Possiamo condurre un reclamo amministrativo e una causa civile sugli stessi fatti in parallelo? R: Generalmente sì, e spesso è tatticamente sensato. Le prove sequestrate nell'azione amministrativa possono sostenere la causa civile, anche se è necessario coordinare attentamente la sequenza con il legale locale per evitare conflitti procedurali.D: Abbiamo vinto alla Corte di Proprietà Intellettuale di Pechino. Quanto è realistico il recupero contro un piccolo contraffattore? R: La riscossione è la parte del contenzioso cinese che i detentori stranieri dei diritti spesso sottovalutano. L’esecuzione delle sentenze contro gli imputati asset-light è davvero difficile; il valore strategico di un giudizio pulito spesso risiede più nel scoraggiare altri trasgressori e nel supportare la rimozione delle piattaforme che nel recupero dei contanti.