Difendere i diritti di proprietà intellettuale in Cina: una guida pratica sul campo

Il proprietario di un marchio straniero di solito scopre il problema in tre modi: un annuncio contraffatto emerge su un mercato, un distributore segnala un sosia a una fiera o un cliente invia via email una fotografia di un prodotto che è quasi – ma non del tutto – tuo. Quando arriva l'e-mail, spesso l'autore della violazione commercia da mesi. La questione non è più se agire, ma quale leva tirare per prima.

L’applicazione della proprietà intellettuale in Cina è più sviluppata di quanto molti detentori di diritti esteri ritengano. Esistono tribunali specializzati in proprietà intellettuale, un sistema di registrazione doganale funzionante e autorità amministrative che possono agire più velocemente delle controversie in qualsiasi giurisdizione occidentale. Il sistema presenta anche dei limiti reali: scoperte limitate, danni modesti (anche se in aumento) e una forte preferenza per i titolari dei diritti che si sono registrati localmente e hanno mantenuto la documentazione in ordine. Questo pezzo illustra le principali vie di applicazione delle norme, ciò che realisticamente offrono e dove vanno effettivamente il denaro e il tempo.

Prima registrati, poi applica

Niente in questo articolo funziona senza la registrazione locale. La Cina è la prima giurisdizione a depositare i marchi e la protezione dei brevetti è territoriale. Se il tuo marchio, design o invenzione non è registrato in Cina al momento della violazione, le tue opzioni si riducono ad argomenti di concorrenza sleale, copyright (ove applicabile) o tentativo di registrazione ora e applicazione successiva: a quel punto uno squatter potrebbe già detenere i diritti di cui avevi bisogno.

Prima di qualsiasi passaggio di applicazione, conferma:

• Registrazioni di marchi nelle classi e sottoclassi corrette di Nizza, compresi depositi difensivi nelle classi adiacenti
• Versioni in caratteri cinesi del tuo marchio (traslitterazione e traduzione significativa), non solo in caratteri latini
• Concessioni di brevetti (invenzione, modello di utilità o design) registrati presso l'Amministrazione nazionale cinese per la proprietà intellettuale
• Registrazioni di copyright per grafica, packaging e software laddove questi siano commercialmente importanti
• Registrazione doganale presso l'Amministrazione generale delle dogane: prerequisito per i sequestri alla frontiera

Trattateli come infrastrutture. I budget per l’applicazione delle norme svaniscono rapidamente quando i primi tre mesi vengono spesi per colmare un divario di registrazione.

Le quattro principali vie di applicazione

Le strategie più credibili combinano due o più dei seguenti elementi. Sceglierne uno isolatamente è solitamente un errore.

1. Reclami amministrativi. Presentati all'Amministrazione locale per la regolamentazione del mercato (AMR) per questioni relative a marchi e concorrenza sleale, o all'amministrazione locale per la proprietà intellettuale per controversie sui brevetti. L'autorità può indagare, sequestrare beni contraffatti e imporre sanzioni. È relativamente veloce – a volte settimane anziché mesi – ed è poco costoso. Non riconosce il risarcimento dei danni al titolare dei diritti, ma interrompe l'operato dell'autore della violazione e produce un documento probatorio utile per una successiva azione civile.
2. Contenzioso civile. Archiviato in un tribunale specializzato in proprietà intellettuale (Pechino, Shanghai, Guangzhou) o in uno dei tribunali IP collegati a tribunali intermedi. Questa è la via del risarcimento dei danni, delle ingiunzioni e dei giudizi motivati. Contenzioso sui brevetti I casi cinesi, in particolare quelli relativi ai brevetti di invenzione, di solito finiscono in questi tribunali specializzati e beneficiano di giudici tecnicamente competenti. Anche qui si sentono comunemente azioni per violazione di marchi.
3. Registrazione doganale e controllo delle frontiere. Una volta registrati i tuoi diritti presso la dogana, gli agenti possono trattenere di propria iniziativa le spedizioni sospettate di violazione. Paghi una cauzione, ispezioni la merce e confermi la violazione. Si tratta dello strumento più efficace contro la contraffazione orientata alle esportazioni ed è relativamente economico da mantenere.
4. Deferimento penale. Riservato alla contraffazione di valore elevato o organizzata. I casi vengono deferiti all'Ufficio di Pubblica Sicurezza, di solito dopo che il lavoro amministrativo o civile ha costruito la base probatoria. I risultati sono lenti e incerti ma possono essere decisivi contro i recidivi.

Le eliminazioni dei mercati online si affiancano a queste come livello tattico, non strategico. Cancellano gli elenchi; raramente fermano l'attore sottostante.

Costi e tempistiche realistiche

Le cifre variano enormemente in base alla città, alla complessità e al consulente legale, ma gli ordini di grandezza riportati di seguito riflettono ciò che dovrebbero pianificare i titolari dei diritti stranieri. Trattateli come stime di pianificazione, non come preventivi.- Registrazione doganale: modeste spese ufficiali più spese professionali per preparare il deposito. Rinnovabile. La manutenzione annuale è leggera. Le detenzioni successive comportano costi di gestione per incidente.

• Reclamo amministrativo (marchio): preparazione e archiviazione a quattro cifre medio-basse (GBP), presupponendo che le prove siano già raccolte. Risoluzione spesso entro due-sei mesi. Le multe spettano allo Stato, non al proprietario del marchio.
• Azione civile contro marchi o diritti d'autore: i procedimenti di primo grado durano generalmente dai dodici ai diciotto mesi. Le spese legali aumentano con il volume delle prove e il numero degli imputati. Sono disponibili risarcimenti legali laddove la perdita effettiva è difficile da dimostrare; negli ultimi anni si sono visti tribunali disposti a concedere cifre sostanzialmente più elevate in casi ben documentati, in particolare per violazioni recidive o in malafede.
• Contenzioso sui brevetti di invenzione: più lungo e più costoso: da diciotto mesi a diversi anni in tutti i casi, con valutazioni tecniche che aggiungono costi. La Corte sulla proprietà intellettuale di Pechino e i suoi colleghi sono ormai sedi esperte, e la revisione d'appello delle questioni relative ai brevetti passa attraverso il Tribunale sulla proprietà intellettuale della Corte Suprema del Popolo.
• Traduzione, autenticazione e legalizzazione di prove straniere: abitualmente sottovalutata. I documenti esteri richiedono in genere l'autenticazione notarile nel paese di origine e la legalizzazione consolare o l'apostille. Inseriscilo nel budget e nella sequenza temporale fin dal primo giorno.

Cosa muove effettivamente l'ago

Alcuni modelli ricorrono nei programmi di applicazione della legge di successo:

• Sovrapporre gli strumenti. Registrazione doganale per arginare le esportazioni; denunce amministrative per interrompere rapidamente i venditori nazionali; contenzioso civile contro gli attori più dannosi per creare un precedente e recuperare i danni.
• Scegliere deliberatamente le sedi. I tribunali specializzati in proprietà intellettuale di Pechino, Shanghai e Guangzhou, e il tribunale in materia di proprietà intellettuale del porto di libero scambio di Hainan, generalmente offrono argomentazioni di qualità superiore e procedure più prevedibili rispetto ai tribunali intermedi più piccoli.
• Investi subito nelle prove. Gli acquisti autenticati, le acquisizioni di archivi web certificate da un notaio cinese e i registri della catena di custodia adeguati spesso decidono i casi. Le prove raccolte casualmente raramente sopravvivono alla sfida.
• Attenzione alle segnalazioni in malafede. Controlla il registro dei marchi e opponiti tempestivamente agli abusivi. Le azioni di cancellazione a posteriori sono più lente e costose delle opposizioni in corso di pubblicazione.
• Utilizzare un consulente legale locale per le controversie. Le società di procura e le società di contenzioso sono animali diversi. Per l'applicazione, vuoi quest'ultimo.

Il sistema di proprietà intellettuale cinese premia i detentori dei diritti che lo trattano come un gioco lungo: si registrano in modo difensivo, osservano continuamente e intensificano in modo selettivo. L'autore della violazione spera che tu invii tre lettere di cessazione e desistenza e ti arrendi. Il sistema è costruito per premiare coloro che non lo fanno.

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Domande frequenti

D: Abbiamo trovato un contraffattore su un mercato cinese. Dovremmo semplicemente presentare una richiesta di rimozione della piattaforma? R: Le rimozioni cancellano l'elenco ma raramente il venditore, che in genere riappare in un nuovo negozio. Usa le rimozioni per fermare l'emorragia, quindi decidi se l'autore del reato merita un reclamo amministrativo o un'azione civile in base al volume e alla recidiva.

D: Il nostro marchio è registrato nel Regno Unito e nell'UE ma non in Cina. Cosa possiamo realisticamente fare oggi? R: Presenta immediatamente la domanda in Cina, comprese le varianti dei caratteri cinesi, e controlla se uno squatter ti ha preceduto: potrebbe essere necessaria l'opposizione o l'invalidazione. Nel frattempo, la concorrenza sleale e le teorie sul diritto d’autore possono avere una trazione limitata, ma si aspettano una leva significativamente più debole di quella fornita dai diritti registrati.

D: Vale la pena fare causa se i danni in Cina sono inferiori rispetto a quelli nazionali? R: Spesso sì, perché raramente l'obiettivo è solo il denaro. Una sentenza motivata supporta le richieste di rimozione globale, dissuade i distributori dal commercializzare il prodotto e rafforza i casi futuri contro lo stesso attore. I danni sono aumentati in modo significativo anche in casi di malafede ben documentati.

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